Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. „Exit Day” nastąpił w dniu 31 grudnia 2020 r.) spowodowało szereg zmian dla przedsiębiorców, w tym m.in. w zakresie ochrony znaków towarowych, a więc np. ochrony dotyczącej marki przedsiębiorcy, która stanowi ważny element prowadzonej przez nich działalności. Ochrona znaków towarowych po Brexicie wygląda inaczej, więc, jeśli jest się przedsiębiorcą, warto zapoznać się z tym zagadnieniem.

Popularną opcją wybieraną przez przedsiębiorców jest rejestracja tzw. unijnego znaku towarowego za pośrednictwem jednego wniosku składanego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”), która pozwalała na ochronę znaku na terenie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rejestracja znaków towarowych po 1 stycznia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ochrona ta nie obejmuje terenu Wielkiej Brytanii, w związku z czym, przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uzyskać ochronę znaku na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie Wielkiej Brytanii, będą musieli złożyć dwa odrębne wnioski o rejestrację – do EUIPO oraz do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii („UKIPO”), z czym wiąże się również obowiązek poniesienia podwójnych kosztów z tego tytułu, zarówno na etapie rejestracji jak i utrzymania ochrony zarejestrowanego znaku – tj. osobno na rzecz EUIPO oraz UKIPO.

Co istotne, w przypadku postępowania przed UKIPO, które będzie prowadzone na odrębnych zasadach określonych przez prawo krajowe Wielkiej Brytanii, jednym z obowiązków jest ustanowienie brytyjskiego pełnomocnika posiadającego uprawnienia do reprezentowania strony w postępowaniach z zakresu znaków towarowych (poza wyjątkiem dokonania samego zgłoszenia znaku towarowego UE oraz przedłużenia jego ochrony, które to czynności nie wymagają działania przez pełnomocnika).

Ta sama zasada działa w drugą stronę, bowiem brytyjscy prawnicy, którzy do niedawna mogli reprezentować strony w postępowaniach prowadzonych przed EUIPO, co do zasady nie będą mogli dłużej pełnić roli pełnomocnika np. w przypadku postępowania sprzeciwowego, czy też postępowania o unieważnienie znaku towarowego.

Zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („Rozporządzenie”) osoby fizyczne lub prawne, które nie mają miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), są reprezentowane przed EUIPO we wszystkich postępowaniach przewidzianych w Rozporządzeniu, z wyjątkiem dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego (a także przedłużania jego ochrony).

Pełnomocnikiem zaś może być osoba wykonująca zawód prawnika, mająca odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich EOG mająca miejsce prowadzenia działalności na obszarze EOG oraz uprawnienia w ramach danego państwa członkowskiego do występowania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych.

Wyjątkowo w przypadku postępowań, które w dniu 31 grudnia 2020 r. były w toku, brytyjski prawnik, który w danej sprawie został umocowany jako pełnomocnik, może w dalszym ciągu reprezentować swojego klienta na wszystkich etapach postępowania.

Znaki zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku znaków towarowych, które uzyskały decyzję EUIPO o rejestracji do dnia 31 grudnia 2020 r. bowiem ochrona prawna tych znaków obowiązuje zarówno na terytorium wszystkich państw członkowskich UE jak i na terytorium Wielkiej Brytanii. Od 1 stycznia 2021 r. dla unijnych znaków towarowych będzie tworzone tak zwane „porównywalne prawo krajowe” (comparable UK trademark), znaki te zaś będą automatycznie posiadały swój „odpowiednik” w rejestrze krajowych znaków towarowych Wielkiej Brytanii, z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz identycznym wykazem towarów i usług. „Transfer” takich znaków do brytyjskiego rejestru nastąpił automatycznie i nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów czy też składania odrębnych wniosków w tym zakresie.

Ochrona znaków towarowych po Brexicie – przedłużenie prawa ochronnego

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie wymagało jednak działania dwutorowego, tj. również na podstawie przepisów prawa krajowego Wielkiej Brytanii. Zarejestrowany znak brytyjski zachowuje ten sam termin na przedłużenie znaku co istniejący już znak unijny. Właściciel znaku towarowego będzie zatem zobowiązany do uiszczenia dwóch niezależnych opłat za przedłużenie prawa ochronnego tj. zarówno w UKIPO jak i EUIPO.

Dla podmiotów, które nie będą chciały być właścicielami brytyjskiego znaku towarowego, jest możliwości rezygnacji z prawa ochronnego na terenie Wielkiej Brytanii (opt-out) za pośrednictwem odpowiedniego wniosku do UKIPO.

Co w przypadku procedury rejestracyjnej nie zakończonej przed 1 stycznia 2021 r.?

W przypadku gdy procedura rejestracyjna znaku towarowego Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. nie została zakończona, w celu jej kontynuacji w zakresie prawa ochronnego na terenie Wielkiej Brytanii, zgłaszający są zobowiązani do złożenia dodatkowego wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia okresu przejściowego, czyli do 30 września 2021 r. włącznie. Takie zgłoszenie będzie traktowane jak gdyby od początku zostało złożone w Wielkiej Brytanii i będzie procedowane zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego, jednakże z zastrzeżeniem, że przedmiotem ww. wniosku będzie ten sam znak, który był przedmiotem zgłoszenia znaku unijnego oraz obejmujący te same towary i usługi. Wniosek ten będzie wymagał również dodatkowych opłat przed UKIPO.

Zatem przedsiębiorcy działający na terenie Unii Europejskiej powinni rozważyć dodatkowo, czy dla ich działalności znaczenie ma również ochrona ich oznaczeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Źródła:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/brexit-a-ochrona-unijnych-znakow-towarowych-i-wspolnotowych-wzorow-przemyslowych

https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks

Udostępnij na:
Monika Piotrkowska

Autor

Monika Piotrkowska Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz zagadnieniach prawnych związanych z nieuczciwą konkurencją oraz obsługą korporacyjną przedsiębiorców. W ramach praktyki kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek handlowych.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz