Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Od 16 marca 2019 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp). Celem tej nowelizacji jest implementacja do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Niniejszy wpis koncentruje się na najistotniejszych zmianach dla szerokiego grona odbiorców, jakim podlega ochrona znaków towarowych.

Zmiana definicji znaku towarowego

Do tej pory definicja znaku towarowego uzależniała przyznanie praw ochronnych jedynie takim oznaczeniom towarów lub usług przedsiębiorstwa, które można byłoby przedstawić w sposób graficzny.

Aktualnie, w ślad za dyrektywą, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ust. 1 pwp).

Usunięcie zatem z definicji znaku towarowego wymogu przedstawienia oznaczeń w formie graficznej pozwoli polskim przedsiębiorcom na kreowanie odmiennych form wyróżnień ich marki, jak np. melodia czy fragment gry komputerowej, hologram.

Do niedawna przedsiębiorcy niekonwencjonalnych form oznaczeń swoich produktów czy usług zmuszeni byli poszukiwać ochrony przed EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Obecnie będą mogli dokonywać zgłoszeń przed polskim urzędem patentowym (dalej UP RP).

Niestety w dalszym ciągu przed UP RP nie uda się zarejestrować oznaczenia w postaci określonego zapachu czy smaku, gdyż o ile usunięty został wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego, o tyle istnieje konieczność przedstawienia takiego znaku w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Ochrona znaków towarowych – przedłużenie prawa ochronnego

Aktualnie w celu przedłużenia ochrony na znak towarowy na kolejne 10 lat wystarczy wniesienie opłaty za dalszy okres ochrony. Nie jest już zatem konieczne składanie wniosku przez przedsiębiorcę, czy też wydawanie przez UP RP decyzji.

Praktyczna wskazówka:

Dokonując przelewu opłaty należy wskazać numer znaku towarowego oraz tytuł opłaty.

Jeśli z kolei przedsiębiorca jest zainteresowany przedłużeniem prawa ochronnego jedynie w zakresie części towarów lub usług, to w tytule przelewu dodatkowo powinien wskazać numery klas towarów i usług, dla których ma zostać przedłużona ochrona.

Zmiana przepisu art. 153 ust. 3 upwp stanowi więc korzystne dla przedsiębiorców odformalizowanie procedury, jak również oszczędność – nie musi on już wnosić opłaty za złożenie wniosku, co zmniejsza formalizm oraz ułatwia i przyspiesza całą procedurę. Należy jednakże zwrócić uwagę, że jednocześnie w nowelizacji nie przewidziano dodatkowego okresu „dla spóźnialskich”, który pozwalał zachować prawo ochronne, mimo złożenia wniosku o przedłużenie i wniesienia stosownej opłaty w terminie do 6 miesięcy po upływie okresu, na jaki prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone.

Informacja o przedłużeniu prawa ochronnego jest odnotowywana w rejestrze znaków towarowych oraz publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Urząd przypomni o zbliżającym się końcu terminu ochronnego

Dzięki nowelizacji ustawy, zapominalscy uzyskają realne wsparcie ze strony UP RP przypominające o zbliżającym się upływie terminu ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z treścią art. 224 ust. 21 upwp, Urząd Patentowy powinien na 6 miesięcy przed upływem okresu ochronnego wysłać do przedsiębiorcy przypomnienie.

UWAGA! Przypomnienie ma jedynie charakter pomocniczy, co oznacza, że ewentualny brak jego otrzymania nie będzie stanowił podstawy do przywrócenia terminu na wniesienie opłaty za dalszy okres ochronny. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty w celu przedłużenia ochrony na znak towarowy ponosi przedsiębiorca.

Z tych względów bardzo ważnym jest zadbać o aktualizację danych kontaktowych przedsiębiorcy w rejestrze Urzędu.

Zmianę należy ocenić za korzystną, gdyż pozwala zaoszczędzić na ponoszonych obecnie przez przedsiębiorców kosztach monitoringu terminów obowiązywania prawa ochronnego.

Skuteczniejsza walka z podróbkami

Obecnie łatwiejsza będzie walka z osobami, które podrabiają metki, etykiety lub opakowania, a także wprowadzają do obrotu towary nimi oznaczone.

W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

po pierwsze – umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;

po drugie – oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Nowelizacja reguluje zatem kwestię opakowań, etykiet, metek, elementów produktu, jego zabezpieczenia lub weryfikacji autentyczności, na których umieszczony jest znak towarowy, a które mogłyby być użyte w odniesieniu do towarów w sposób naruszający prawo ochronne na znak towarowy.

Ochrona znaków towarowych przysługuje teraz również licencjobiorcom

Przed nowelizacją ustawy, jedynie licencjobiorcy wyłączni, którzy zostali wpisani do rejestru znaków towarowych mogli wystąpić we własnym imieniu z powództwem przeciwko naruszycielowi prawa ochronnego.

Tym samym licencjobiorcy niewyłączni, a także licencjobiorcy wyłączni, ale nie wpisani do tego rejestru nie mogli sami takiego powództwa wytoczyć, a jedynie starać się przekonać podmiot, któremu przysługuje prawo ochronne, aby z tego uprawnienia skorzystał.

W tym zakresie istotne udogodnienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają ze znaków towarowych na podstawie umów licencyjnych wprowadził przepis art. 163 ust. 1a pwp.

  • Przedsiębiorca korzystający z licencji będzie miał prawo wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego. W przypadku licencji wyłącznej nie będzie musiał uzyskiwać zgody podmiotu uprawnionego z tego prawa.
  • W pozostałych przypadkach o taką zgodę będzie musiał wystąpić, chyba że co innego będzie wynikać z umowy licencyjnej.

Licencjobiorca nabył również prawo wstąpienia do już wszczętej przez podmiot uprawniony sprawy o naruszenie prawa ochronnego i sam żądać dla siebie odszkodowania.

Kolejna ważna zmiana dotyczy możliwości wpisu każdego rodzaju licencji (również niewyłącznej) w rejestrze znaków towarowych, co jednakże nie stanowi warunku koniecznego do wystąpienia z powództwem.

Pośrednik odpowie za podrobione towary

Bardzo istotną praktyczną zmianę wprowadził przepis art. 296 ust. 3 pwp.

Na jego podstawie z roszczeniem o naruszenie prawa ochronnego będzie można wystąpić również przeciwko podmiotowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Za taki podmiot może zostać uznane przykładowo centrum handlowe udostępniające stoiska przedsiębiorcom oferującym podrabiane towary.

Wprowadzenie nowelizacji tego przepisu jest rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 roku, o czym szerzej we wpisie https://tozalezy.com/skuteczniejsza-walka-z-handlarzami-podrobionymi-towarami/.

W wyroku tym Trybunał uznał za pośrednika dzierżawców hal targowych poddzierżawiających stoiska handlowe przedsiębiorcom handlującym podrobionymi towarami.

UWAGA! Przepis ten chroni jednak portale aukcyjne online udostępniające platformę internetową użytkownikom.

Podsumowując, znaki towarowe stanowiące oznaczenie towarów i/lub usług oferowanych przez przedsiębiorców odgrywają często pierwszoplanową rolę w procesie budowania wizerunku i reputacji marki.

Istotnym jest zatem, aby ich ochrona była pełna i rzeczywista oraz nie wymagała znacznych nakładów finansowych.

Nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej należy ocenić jako korzystną, jednakże wskutek dynamicznie zmieniającego się środowiska technologii oraz techniki z pewnością prędzej niż myślimy niezbędne będzie wprowadzenie do niej kolejnych zmian.

Udostępnij na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Aleksandra Zaliwska

Autor

Doradza w zakresie ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, marki, oraz innych oznaczeń odróżniających, a także wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym RP, OHIM, Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, a także sądami administracyjnymi oraz organami celnymi. Prowadzi przedsądowe negocjacje w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorskich praw majątkowych i osobistych, a także zapewnia kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie poszukiwania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z takimi naruszeniami. Przygotowuje projekty oraz opiniuje umowy z zakresu prawa własności intelektualnej w tym umowy licencyjne oraz umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Jest absolwentką Kolegium Prawa i Administracji Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz