Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego – dlaczego jest tak ważne?
Radca prawny, partner zarządzający. Kieruje praktyką własności intelektualnej, ochrony konkurencji oraz E-commerce.
Już na etapie wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać na rynku, domeny internetowej czy mając w planach wprowadzenie nowej marki na rynek warto jest pomyśleć o przyszłości i „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego, a co istotniejsze zweryfikować czy wchodząc z nią na rynek nie dojdzie do złamania prawa i naruszenia praw innych podmiotów.
Najczęściej zdarza się niestety, że podmiot, którego prawa zostały naruszone podejmuje działania, jak już marka zaistniała na rynku, a co się z tym wiąże, jak już zostały poniesione koszty – często znaczne na opracowanie logo, zaprojektowanie etykiet, wprowadzenie produktu na rynek oraz działania marketingowe.
Nowa marka powinna spełniać dwa podstawowe warunki – z jednej strony powinna być prosta, chwytliwa i zapadać w pamięć, a z drugiej powinna mieć tzw. zdolność rejestrową, czyli powinno się ją dać zarejestrować jako znak towarowy. Sprawdzić czy tak jest można zlecając profesjonaliście tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Oczywiście takie badanie można zrobić samodzielnie, ale aby zrobić to kompleksowo warto skorzystać z pomocy.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje
Weryfikacja dostępności nazwy firmy
Z mojego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że najczęściej samodzielne badanie przez przedsiębiorców ogranicza się do wpisania wybranego oznaczenia w wyszukiwarkę internetową oraz sprawdzenia dostępności domeny. Są to oczywiście dobre sposoby, ale jedynie uzupełniające i nie powinny przesądzać o wyborze.
WAŻNE: sama rejestracja firmy w KRS czy CEIDG nie przesądzi o naszym prawie do danego oznaczenia i nie zniesie bezprawności w przypadku naruszenia cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności rejestrowej znaku przez profesjonalistę jest wskazane, gdyż poparte wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim znajomością przepisów prawa.
Na czym polega badanie znaku towarowego?
Celem badania jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie może być używane jako nazwa działalności, użyte w nazwie domeny internetowej i w przyszłości zarejestrowane jako znak towarowy. Uwzględnia się przy tym zakres terytorialny planowanej działalności oraz jej przedmiot.
W ramach badania znaku towarowego zostaje sprawdzone, czy proponowane lub podobne oznaczenia nie korzystają z ochrony, lub czy nie zostały już zgłoszone takie oznaczenia lub oznaczenia podobne, z którymi mogłaby zaistnieć kolizja, na rzecz innego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej w Polsce, na terenie Unii Europejskiej oraz czy takie oznaczenia nie są używane obecnie w obrocie przez inne podmioty dla podobnych usług.
Istotnym jest, że ani Urząd Patentowy RP, ani też Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) nie badają same z urzędu podobieństwa znaku do znaków wcześniejszych. Zgłoszenie może zostać zakwestionowane w drodze sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku lub podmiotu posługującego się podobną nazwą jako firmą przedsiębiorstwa. Podobieństwo badane jest wtedy przez Urząd według pewnych reguł, przede wszystkim musi wystąpić tzw. ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, będące wynikową podobieństwa znaków i usług, przy czym przy identyczności towarów i usług mniej rygorystycznie ocenianie jest podobieństwo znaków.
Istotnym jest, że podstawą sprzeciwu nie musi być zarejestrowany znak wcześniejszy. Podstawą sprzeciwu może być także naruszenie praw majątkowych i osobistych czyli np. firmy przedsiębiorcy. Nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich oznaczeń używanych na terenie Unii Europejskiej, które nie są w oficjalnych bazach, niemniej jednak przeprowadzenie badania już w oparciu o zgłoszone znaki towarowe znacznie eliminuje ryzyko. Urząd ocenia jednakże „z urzędu” względne przesłanki braku zdolności rejestracyjnej znaku takie jak brak zdolności odróżniającej znaku dla towarów/usług, które mają być takim znakiem oznaczane, o czym dalej.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje
ETAPY BADANIA ZNAKU TOWAROWEGO:
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy zaproponowana nazwa w ogóle może być znakiem towarowym, czyli czy może pełnić funkcję odróżniającą. Istotne jest, aby znak był na tyle charakterystyczny, aby przyciągał uwagę klientów i identyfikował dany produkt na rynku. Zgodnie z przepisami (w odniesieniu do znaków krajowych tę kwestię reguluje Ustawa Prawo Własności Przemysłowej – art. 129(1) ) istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które uniemożliwiają jego rejestrację i są one oceniane z urzędu, czyli sam Organ bada zgłoszone oznaczenia pod tym kątem.
Najczęstsze powody odmowy udzielania praw ochronnych to:
– Uznanie, iż oznaczenie jest rodzajowe lub opisowe, czyli składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
PRZYKŁAD: dla słodyczy/sprzedaży słodyczy oznaczenie składające się jedynie ze słów „słodycze” „cukierki”, czy „dobre cukierki”, gdyż takie oznaczenie wskazywałoby jedynie na rodzaj i jakość towaru, nie identyfikując komercyjnego źródła pochodzenia tych towarów (od konkretnego przedsiębiorcy). Kolejnym przykładem jest znak e-książki dla usług sprzedaży książek przez Internet. Warto na tę przesłankę zwrócić szczególną uwagę już przy wyborze domeny. W Polsce nadal funkcjonuje wiele domen „opisowych” jak.np.: porcelana24, e-obuwie itp.
– zgłoszenie do ochrony oznaczeń, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. PRZYKŁAD: Latte, IQ,
– zgłoszenie znaku towarowego, który może ze swojej istoty wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru.
PRZYKŁAD: Zgłoszony został znak słowno-graficzny, stanowiący etykietę z napisem „ herbata owocowa ALEKSANDRA”, a w wykazie towarów tego znaku zawarte są takie towary, jak kawa (a nie herbata owocowa). W takim przypadku znak jest mylący dla konsumenta, gdyż będzie on oczekiwał, iż etykietą tą są oznaczone herbaty owocowe, a nie kawa.
– zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), a zgłaszający nie przedstawił zgody właściwego organu państwa
Katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego
Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 1291, zgodnie z którym:
-
- Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:
1) nie może być znakiem towarowym;
2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
5) składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
6) zostało zgłoszone w złej wierze;
7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
13) stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.
-
- W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
- Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
- Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.
Znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem
Kolejnym etapem badania znaku jest poszukiwanie znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, które mogą być „kolizyjne” względem badanego oznaczenia. Badane są tzw „względne” przeszkody odmowy – podnoszone mogą być jedynie w sprzeciwie.
Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 1321 pwp.
Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:
1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.
Istotnym jest, że o ile bezwzględne przesłanki odmowy ocenić jest dość łatwo, to przy tych względnych należy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z oceną podobieństwa oznaczeń przez pryzmat nie tylko przepisów, ale przede wszystkim orzecznictwa i wypracowanych w nim reguł. Nie jest przy tym ważne czy według zgłaszającego znaki są podobne, ale to jak oceni to podobieństwo Urząd czy też Sąd. Jest to o tyle ważne, że kolizyjne są nie tylko znaki identyczne, ale w większości podobne. Ponadto dokonując całościowej oceny w zakresie podobieństwo ocenić należy nie tylko znaki, ale również – w pierwszej kolejności towary i usługi, dla których znaki są zgłoszone/zarejestrowane.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego – potencjalne zagrożenia
Ostatnim etapem badania znaku towarowego jest wskazanie potencjalnych zagrożeń, w tym odnalezionych znaków potencjalnie kolizyjnych oraz wskazanie możliwości działania, w tym wskazanie, kiedy odradza się rejestrację znaku z uwagi na ryzyku odmowy udzielenia prawa ochronnego i potencjalnego naruszenia prawa innego podmiotu.
Warto zatem przeprowadzić badanie przed poniesieniem nakładów na nową markę, bowiem w przypadku wyboru oznaczenia, które narusza cudze prawa, ryzykuje się tym, że konkurent:
- może na etapie zgłoszenia złożyć sprzeciw i w rezultacie doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
- może w przeciągu 5 lat od rejestracji Twojego znaku wnieść o jego unieważnienie;
- może złożyć do sądu pozew o naruszenie,
A wszystkie te działania będą po Twojej stronie generowały dodatkowe koszty.
Rejestracja znaku towarowego – historia klienta
W ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient, który od kilku lat używa swojego znaku, ale dopiero niedawno postanowił go zgłosić do Urzędu Patentowego. Jakież było jego zdziwienie jak dostał od podmiotu ze Szwajcarii wezwanie do ograniczenia wykazu towarów i zaniechaniu używania znaku dla części towarów i usług. Znak Klienta zawierał w sobie w całości znak mający ochronę między innymi w całej Unii Europejskiej, a więc również mogący stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa w Polsce. Klient zdziwiony, że przecież używa znaku tylko w Polsce, że uprawniony z wcześniejszego prawa nie jest obecny w Polsce i że ogólnie mówiąc „to wszystko bez sensu”.
W tej sprawie udało się wynegocjować tzw. umowę o koegzystencji znaków na rynku i ograniczyć negatywne konsekwencje naruszenia cudzych praw, ale nie zawsze tak to się kończy. Gdyby zostało wcześniej przeprowadzone profesjonalnie badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego z całą pewnością przeciwstawiony znak został ujawniony i można by było zgłosić znak w takiej formie i dla takich towarów, aby zminimalizować ryzyko kolizji. To jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki.
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że warto rejestrować znaki towarowe, o czym pisaliśmy tutaj: Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?, niemniej jednak już na etapie wyboru nazwy warto poznać zagrożenia i możliwości uniknięcia ewentualnych problemów w przypadku identyfikacji tych zagrożeń. Zapraszamy do kontaktu.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter
